Trolls de patentes: ¿Amigos o enemigos?

Abril de 2014

Por Robert L. Stoll, socio de Drinker Biddle & Reath LLP, Washington, EE.UU. y ex comisionado de patentes de la USPTO

Los trolls de la leyenda eran criaturas feas que vivían bajo los puentes, cobraban a los viajeros para cruzar con seguridad las aguas embravecidas y amenazaban con hacer daño a los que se negaban a pagar. Los trolls y sus espíritus afines han perseguido las pesadillas de nuestros hijos durante generaciones. Pero en 1999, un abogado de Intel Corporation, Peter Detkin, empezó a utilizar el término para describir a empresas sin productos que presentaban lo que él consideraba demandas de patentes sin fundamento.

Desde entonces, el término ha ganado adeptos y ahora se utiliza ampliamente para caracterizar las actividades de las entidades no practicantes (NPE) o las entidades de afirmación de patentes (PAE). El hecho de que el Sr. Detkin fuera cofundador de Intellectual Ventures -que se considera el arquetipo del troll de patentes moderno- ha provocado una sonrisa irónica en la comunidad de la propiedad intelectual. Tal vez nuestro miedo subconsciente colectivo de la infancia al troll original sea una de las razones por las que es fácil para los medios de comunicación, nuestros líderes electos e incluso algunos directores ejecutivos inteligentes vilipendiar a los trolls modernos por todo lo que hacen. Supongo que el Sr. Detkin lamenta el día en que empezó a utilizar el término.

Aunque este artículo se centra en las experiencias de Estados Unidos, los problemas de litigios de patentes atribuidos a las NPE ya existen en otras jurisdicciones. Alemania, por ejemplo, es un lugar de preferencia en Europa para las NPE. A principios de este año, la República de Corea modificó su legislación para proteger a las empresas tecnológicas locales de las NPE que habían demandado en múltiples ocasiones a una importante empresa tecnológica de ese país. A medida que la monetización de las patentes sigue creciendo en todo el mundo, no pasará mucho tiempo antes de que estas cuestiones ganen terreno en muchas otras jurisdicciones.

¿Qué define a un troll? La mayoría estaría de acuerdo en que las empresas que no fabrican productos y cuya función es comprar patentes para hacerlas valer contra otros estarían en esa categoría. Pero parece que hay tantas permutaciones de esta formulación básica como empresas. ¿Qué pasa con las grandes empresas de fabricación que tienen divisiones que compran carteras de patentes con el fin de hacerlas valer? ¿Qué pasa con las empresas que ceden su cartera de patentes no utilizadas a una filial de propiedad total o parcial que hace valer esas patentes? ¿Qué pasa con las empresas que compran carteras con fines defensivos, obligando a las empresas a adherirse para obtener protección? ¿Y las universidades? No fabrican productos. La mayoría diría que las universidades no entran en la categoría porque conceden licencias a empresas que fabrican los productos cubiertos por sus patentes. Pero, ¿qué pasa si la universidad vende sus patentes a una NPE con un acuerdo de participación en los beneficios?

Como sugiere lo anterior, definir un troll es muy difícil. Algunos incluso afirman que Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de Estados Unidos, fue uno de los primeros trolls, que buscaba licencias para patentes que no pensaba fabricar.

La monetización de las patentes en el mercado puede estimular la innovación e impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. A muchos inventores sólo les gusta inventar. Algunos no tienen interés en fabricar nada, sino que prefieren volver al laboratorio a la caza del próximo nuevo avance. En los trolls, los inventores y otras personas del mercado secundario tienen un comprador dispuesto a pagar por patentes valiosas: una entidad que les ayudará a cosechar los beneficios de sus esfuerzos. Está ampliamente reconocido que las patentes son una propiedad y, como cualquier otra propiedad, pueden comprarse y venderse libremente, siempre que no haya problemas antimonopolio.

Hasta el inicio de la era de los trolls, los pequeños inventores, los acreedores de empresas en quiebra con grandes carteras de patentes y las empresas con muchas patentes en tecnologías que ya no pensaban utilizar, tenían pocas opciones para monetizarlas. En algunos casos, las grandes empresas se negaron a comprar o conceder licencias de estos activos, apostando por seguir infringiendo porque los costes de hacer valer las patentes impedían la capacidad de los propietarios para hacer valer sus derechos. Enfrentados a una aplicación costosa y a unos mercados secundarios limitados, algunos en las industrias de servicios financieros y en el sector de las tecnologías emergentes que no estaban familiarizados con el mundo de las patentes optaron por no jugar en el cajón de arena de las patentes.

El uso cambiante de las patentes por parte de los trolls requirió nuevas estrategias y nuevos planes de negocio para muchas empresas poderosas. La perturbación causada por el comportamiento abusivo de los litigios en el mundo empresarial ha generado incertidumbre y miedo. Cuando solemos aplaudir la innovación tanto en el ámbito científico como en la creación de riqueza en el desafiante mundo de los mercados monetarios, el auge de los trolls tiene a muchos llorando de mala gana.

¿Cuál es el problema? Hay muchos!

La calidad de las patentes que se reclaman se ha convertido en un lamento frecuente. Con demasiada frecuencia, los demandantes utilizan patentes de baja calidad para extorsionar a las pequeñas empresas que no pueden permitirse el lujo de defenderse en un juicio, o bien buscan honorarios de licencia de las grandes empresas que simplemente quieren hacer desaparecer el costoso y largo caso.

Los costes de litigar la nulidad y/o la no infracción de una demanda de patente presentada contra una pequeña empresa en los Estados Unidos pueden llevarla a la bancarrota, infundiendo temor en el corazón de un director general que acaba de embarcarse en una aventura empresarial. Presas del pánico, muchas pequeñas empresas, la mayoría de las cuales no cuentan con un asesor de patentes interno, se ven obligadas a llegar a acuerdos que debilitan considerablemente su capacidad de crecimiento. Los honorarios legales para defenderse de tales acciones pueden ser devastadores.

Propietarios poco sofisticados de tiendas familiares de todo Estados Unidos están recibiendo vagas cartas de demanda legalista alegando usos infractores de equipos de oficina comunes como fotocopiadoras, escáneres, tecnología de seguimiento de envíos o WiFi básico. Se trata de usuarios finales que han adquirido legítimamente equipos de fabricantes conocidos. Sin embargo, miles de ellos están siendo demandados por las NPEs por pequeñas cantidades -las cartas de demanda por derechos de licencia de tan sólo 1.000 dólares son comunes- como parte de una estrategia para construir los medios para atacar al fabricante más acaudalado en una fecha posterior.

Es bueno para las empresas innovadoras saber con quién están tratando y tener un conocimiento profundo del entorno en el que operan, pero los demandantes con frecuencia transfieren los intereses de las patentes a empresas fantasma. En efecto, esto enmascara la titularidad de un derecho concreto e impide que los potenciales licenciatarios sepan si tienen derechos sobre todas las patentes de propiedad común que cubren el producto que desean fabricar. Sin conocer la verdadera parte interesada, un licenciatario es vulnerable a los repetidos ataques de la misma entidad matriz.

Soluciones

Los tipos de problemas antes mencionados que existen en el actual sistema de patentes son reales. Son barreras para una mayor innovación y creación de empleo. Sin embargo, para solucionarlos no hace falta una definición exhaustiva de troll. La Justicia tiene los ojos vendados por un propósito. En Estados Unidos, la justicia debe impartirse de forma objetiva, independientemente de quién comparezca ante el tribunal. Lo mismo ocurre cuando se trata de comportamientos similares a los de los trolls. No hay que evaluar la identidad del actor, sino el carácter de la acción. Tenemos que asegurarnos de que las acciones frívolas y depredadoras sean penalizadas y tenemos que evitar los tipos de tácticas abusivas de las que se ha sido testigo últimamente y que dañan nuestra cultura innovadora.

La America Invents Act de 2011 dio un paso importante al proporcionar varios procedimientos más rápidos y menos costosos para eliminar del sistema las patentes concedidas de forma indebida. Entre ellos se encuentran:

• La revisión interpares, que permite a un tercero impugnar una patente concedida sobre la base de un estado de la técnica anterior;
• La revisión posterior a la concesión, que permite impugnar cualquier patente que se presente por primera vez por cualquier motivo legal dentro de los primeros nueve meses de la emisión de la patente; y
• El procedimiento transitorio de métodos comerciales cubiertos, recientemente promulgado, que permite impugnar por cualquier motivo una patente de servicios o productos financieros no técnicos.

Aunque estos procedimientos son nuevos y se necesitará algún tiempo para evaluar su impacto total en el sistema de patentes, son una forma relativamente económica de impugnar patentes que nunca deberían haber sido emitidas por la USPTO y, por lo tanto, de limitar su uso en un juicio frívolo.

La forma más eficaz de eliminar las patentes excesivamente amplias y de mala calidad y de reducir la actividad depredadora es garantizar que las malas patentes no se emitan en primer lugar. Los trolls no emiten sus propias patentes. La USPTO es una agencia que se financia con las tasas que pagan los solicitantes por el examen de sus solicitudes y, sin embargo, durante años el Congreso ha desviado estos fondos de la agencia. Sin estos fondos, la USPTO se encuentra en apuros. No puede adquirir todas las bases de datos disponibles del estado de la técnica necesarias para buscar con precisión el material de dominio público y no puede proporcionar a sus examinadores de patentes el tiempo que necesitan para examinar adecuadamente las solicitudes que reciben. Además, la primera víctima de la financiación inadecuada es la formación. Como consecuencia, los examinadores no están formados para centrarse en garantizar divulgaciones habilitantes y reivindicaciones bien delimitadas. Esto, a su vez, conduce a una mayor incertidumbre y a más litigios innecesarios.

Impulsados por el enfoque equivocado sobre los trolls, el Congreso y la Administración de EE.UU. se están centrando de nuevo en una reforma de las patentes que esperan que frene aún más las prácticas abusivas, independientemente de la definición del actor. La Cámara de Representantes de EE.UU., en el momento más polarizado de la historia, ha aprobado la legislación sobre la reforma de las patentes y ahora espera la acción del Senado de EE.UU.. Varios de los debates actuales abordan la cuestión de la parte interesada real y los legisladores intentan encontrar formas de identificar a los titulares de las patentes sin que los requisitos sean excesivamente gravosos. Otras propuestas se refieren a una forma de disposición de «el perdedor paga» en la que se desalientan las demandas frívolas exigiendo al perdedor que pague los honorarios de los abogados de ambas partes. Idealmente, las disposiciones suavizarán las normas actuales para la adjudicación de los honorarios de los abogados, pero darán a los tribunales, que son los más cercanos a los procedimientos, cierta discreción para evaluar la situación y permitirán a la Conferencia Judicial elaborar reglamentos.

Otras partes del proyecto de ley que se está estudiando aumentarían la especificidad requerida de los alegatos y frenarían el uso abusivo de las cartas de demanda. Si se elaboran adecuadamente, ambas medidas podrían mejorar la transparencia del sistema y ayudar a reducir las actividades depredadoras.

Una disposición que se ha descartado, con razón, en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de EE.UU. se refiere a hacer permanente el procedimiento transitorio de métodos comerciales cubiertos (CBM), recientemente promulgado, y ampliarlo para que incluya cualquier invención implementada en ordenador (software). Dado que el procedimiento original de MFC sólo tiene un año de antigüedad, ampliarlo ahora, con todos los demás cambios significativos promulgados recientemente y con otros que probablemente se promulguen, podría tener graves consecuencias perjudiciales. Además, proporcionar más incertidumbre en las tecnologías emergentes de las invenciones implementadas por ordenador hará más difícil que las pequeñas empresas en este entorno competitivo consigan financiación.

Si bien el miedo a los trolls ha empujado a los legisladores a abordar algunos de los problemas del sistema de patentes de EE.UU. tal y como existe actualmente, a fin de cuentas, los legisladores deben centrar juiciosamente su atención en el potencial de abuso no sólo de los llamados trolls, sino de cualquiera. Hacer que el sistema de patentes de EE.UU. sea más justo y transparente beneficiará a la economía de EE.UU., impulsará la creación de empleo y estimulará la innovación para crear nuevas invenciones que mejoren la condición humana.