Aprile 2014
Di Robert L. Stoll, Partner, Drinker Biddle & Reath LLP, Washington, USA ed ex commissario USPTO per i brevetti
I troll della tradizione erano brutte creature che vivevano sotto i ponti, caricavano i viaggiatori per attraversare in sicurezza le acque impetuose e minacciavano danni a chi si rifiutava di pagare. I troll e i loro spiriti affini hanno infestato gli incubi dei nostri figli per generazioni. Ma nel 1999, un avvocato della Intel Corporation, Peter Detkin, ha iniziato a usare il termine per descrivere le aziende senza prodotti che portavano quelle che lui credeva fossero cause di brevetto senza merito.
caldo dibattito negli Stati Uniti, come la monetizzazione dei brevetti continua
a crescere nel mondo questi problemi diventeranno probabilmente più
proprio in altre giurisdizioni. (Foto: .com/clipartdotcom).
Il termine ha poi guadagnato valuta ed è ora ampiamente utilizzato per caratterizzare le attività delle entità non praticanti (NPEs) o delle entità di rivendicazione dei brevetti (PAEs). Il fatto che Detkin abbia continuato a co-fondare Intellectual Ventures – ampiamente percepito come l’archetipo del moderno patent troll – ha causato un sorriso ironico nella comunità IP. Forse la nostra paura infantile collettiva del troll originale è una delle ragioni per cui è facile per i media, i nostri leader eletti e persino alcuni CEO esperti diffamare i troll moderni per tutto quello che fanno. Immagino che il signor Detkin rimpianga il giorno in cui ha iniziato a usare il termine.
Anche se questo articolo si concentra sulle esperienze degli Stati Uniti, i problemi di contenzioso sui brevetti attribuiti agli NPE esistono già in altre giurisdizioni. La Germania, per esempio, è una sede di preferenza in Europa per gli NPE. All’inizio di quest’anno, la Repubblica di Corea ha modificato le sue leggi per proteggere le aziende tecnologiche locali dagli NPE che hanno citato più volte un’importante azienda tecnologica. Dato che la monetizzazione dei brevetti continua a crescere in tutto il mondo, non passerà molto tempo prima che questi problemi prendano piede in molte altre giurisdizioni.
Cosa definisce un troll? La maggior parte sarebbe d’accordo sul fatto che le aziende che non producono prodotti e la cui funzione è quella di acquistare brevetti da far valere contro gli altri sarebbero in quella categoria. Ma sembra che ci siano tante permutazioni a questa formulazione di base quante sono le aziende. Che dire delle grandi aziende manifatturiere che hanno divisioni che acquistano portafogli di brevetti allo scopo di farli valere? Che dire delle aziende che scorporano il loro portafoglio di brevetti inutilizzati in una filiale interamente o parzialmente controllata che fa valere quei brevetti? Che dire delle aziende che acquistano portafogli a scopo difensivo, costringendo le aziende ad aderire per ottenere protezione? E le università? Non fabbricano prodotti. Molti direbbero che le università non rientrano nella categoria perché concedono licenze alle aziende che realizzano i prodotti coperti dai loro brevetti. Ma cosa succede se l’università vende i suoi brevetti a un NPE con un accordo di condivisione dei profitti?
Come suggerisce quanto sopra, definire un troll è molto difficile. Alcuni potrebbero anche sostenere che Thomas Edison, uno degli inventori più prolifici degli Stati Uniti, fu uno dei primi troll, cercando licenze per brevetti che non aveva intenzione di produrre.
La monetizzazione dei brevetti sul mercato può stimolare l’innovazione e guidare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. A molti inventori piace semplicemente inventare. Alcuni non hanno interesse a produrre nulla, ma preferirebbero tornare in laboratorio e andare a caccia della prossima nuova scoperta. Nei troll, gli inventori e altri nel mercato secondario hanno un acquirente disposto a pagare per i brevetti di valore: un’entità che li aiuterà a raccogliere i benefici dei loro sforzi. È ampiamente riconosciuto che i brevetti sono una proprietà e, come qualsiasi altra proprietà, possono essere liberamente comprati e venduti, finché non ci sono problemi di antitrust.
Fino all’inizio dell’era dei troll, i piccoli inventori, i creditori di aziende in bancarotta con grandi portafogli di brevetti e le aziende con molti brevetti in tecnologie che non intendevano più utilizzare, avevano poche opzioni per monetizzarli. In alcuni casi, le grandi aziende si rifiutavano di acquistare o concedere in licenza questi beni, scommettendo di poter continuare a violare i loro diritti perché i costi di rivendicazione dei brevetti impedivano ai proprietari di far valere i loro diritti. Di fronte a un’applicazione costosa e a mercati secondari limitati, alcuni nelle industrie dei servizi finanziari e nel settore delle tecnologie emergenti che non avevano familiarità con il mondo dei brevetti hanno scelto di non giocare nella sandbox dei brevetti.
L’uso in evoluzione dei brevetti da parte dei troll ha richiesto nuove strategie e nuovi piani di business per molte aziende potenti. Lo sconvolgimento causato dal comportamento abusivo delle controversie nel mondo aziendale ha generato incertezza e paura. Dove di solito applaudiamo l’innovazione sia nell’arena scientifica che nella creazione di ricchezza nell’impegnativo mondo dei mercati monetari, l’ascesa del troll ha fatto gridare molti al fallimento!
Qual è il problema? Ce ne sono molti!
La qualità dei brevetti rivendicati è diventata una lamentela frequente. Troppo spesso, i querelanti usano brevetti di bassa qualità per estorcere accordi alle piccole aziende che non possono permettersi di difendersi in giudizio, o cercano tasse di licenza da grandi aziende che vogliono semplicemente far sparire la causa, costosa e che richiede tempo.
I costi delle cause di invalidità e/o non violazione di un brevetto rivendicato contro una piccola azienda negli Stati Uniti possono mandarla in bancarotta, colpendo il cuore di un CEO che si sta appena imbarcando in un’impresa commerciale. Colpite dal panico, molte piccole imprese, la maggior parte delle quali non ha un consulente interno per i brevetti, sono costrette ad accordi che indeboliscono significativamente la loro capacità di crescere. Le spese legali per difendersi da queste azioni possono essere devastanti.
I proprietari poco esperti di negozi a conduzione familiare in tutti gli Stati Uniti stanno ricevendo vaghe lettere di richiesta legalistiche che accusano di violare l’uso di comuni attrezzature da ufficio come fotocopiatrici, scanner, tecnologia di tracciamento delle spedizioni o WiFi di base. Questi sono utenti finali che hanno legittimamente acquistato attrezzature da produttori ben noti. Migliaia di loro, tuttavia, sono stati citati in giudizio dagli NPE per piccole somme – lettere di richiesta di diritti di licenza a partire da 1.000 dollari sono comuni – come parte di una strategia per costruire i mezzi per attaccare il produttore più ricco in un secondo momento.
È un bene per le aziende innovative sapere con chi hanno a che fare e avere una conoscenza approfondita dell’ambiente in cui operano, ma i querelanti spesso trasferiscono interessi brevettuali a società di comodo. In effetti, questo maschera la proprietà di un particolare diritto e impedisce ai potenziali licenziatari di sapere se hanno diritti su tutti i brevetti di proprietà comune che coprono il prodotto che vogliono produrre. Senza conoscere la vera parte interessata, un licenziatario è vulnerabile a ripetuti attacchi da parte della stessa entità madre.
Soluzioni
I tipi di problemi delineati sopra che esistono nell’attuale sistema dei brevetti sono reali. Sono barriere all’ulteriore innovazione e alla creazione di posti di lavoro. Risolverli, tuttavia, non richiede una definizione completa di troll. Lady Justice è bendata per uno scopo. La giustizia negli Stati Uniti dovrebbe essere applicata obiettivamente, indipendentemente da chi appare in tribunale. Così anche quando si ha a che fare con un comportamento da troll. Non è l’identità dell’attore che deve essere valutata, ma il carattere dell’azione. Dobbiamo assicurare che le azioni frivole e predatorie siano penalizzate e dobbiamo prevenire i tipi di tattiche abusive testimoniate di recente che danneggiano la nostra cultura innovativa.
L’America Invents Act del 2011 ha fatto un significativo passo avanti nel fornire diverse procedure più rapide e meno costose per rimuovere dal sistema i brevetti concessi in maniera impropria. Queste includono:
- Revisione Inter Partes che permette a una terza parte di contestare un brevetto concesso sulla base di una precedente arte anteriore;
- Revisione post concessione che permette a qualsiasi brevetto first-to-file di essere contestato per qualsiasi motivo legale entro i primi nove mesi dal rilascio del brevetto; e
- La procedura Transitional Covered Business Methods recentemente promulgata che permette una sfida su qualsiasi motivo per un servizio finanziario non tecnico o brevetto di prodotto.
Mentre queste procedure sono nuove e ci vorrà del tempo per valutare il loro pieno impatto sul sistema dei brevetti, sono un modo relativamente poco costoso per contestare i brevetti che non avrebbero mai dovuto essere rilasciati dall’USPTO e quindi per limitare il loro uso in una causa frivola.
Il modo più efficace per rimuovere i brevetti troppo ampi e di scarsa qualità e per ridurre l’attività predatoria è quello di assicurare che i cattivi brevetti non vengano rilasciati. I troll non rilasciano i propri brevetti! L’USPTO è un’agenzia che è finanziata dalle tasse che i richiedenti pagano per l’esame delle loro domande, ma per anni il Congresso ha deviato questi fondi dall’agenzia. Senza questi fondi, l’USPTO è ostacolato. Non è in grado di acquisire tutti i database di anteriorità disponibili, necessari per una ricerca accurata del materiale di pubblico dominio, e non è in grado di fornire ai suoi esaminatori di brevetti il tempo necessario per esaminare correttamente le domande che ricevono. Oltre a questo, la prima vittima dell’inadeguatezza dei finanziamenti è la formazione. Di conseguenza, gli esaminatori non sono addestrati a concentrarsi sull’assicurazione delle divulgazioni abilitanti e delle rivendicazioni ben delimitate. Questo, a sua volta, porta a una maggiore incertezza e a un maggior numero di controversie inutili.
Sospinti dall’attenzione fuori luogo sui troll, il Congresso e l’amministrazione statunitensi si stanno nuovamente concentrando sulla riforma dei brevetti che sperano possa frenare ulteriormente le pratiche abusive, indipendentemente dalla definizione dell’attore. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, probabilmente nel più polarizzato dei tempi, ha approvato la legislazione sulla riforma dei brevetti e ora attende l’azione del Senato degli Stati Uniti. Un certo numero di discussioni in corso sta affrontando la questione delle parti realmente interessate e i legislatori stanno cercando di trovare modi per identificare i proprietari dei brevetti senza rendere i requisiti eccessivamente onerosi. Altre proposte riguardano una forma di disposizione “chi perde paga” in cui le cause frivole vengono scoraggiate richiedendo al perdente di pagare le spese legali di entrambe le parti. Idealmente, le disposizioni allenteranno gli standard attuali per il riconoscimento delle spese legali, ma daranno ai tribunali, che sono più vicini ai procedimenti, una certa discrezione nel valutare la situazione e permetteranno alla Conferenza giudiziaria di sviluppare regolamenti.
Altre parti del disegno di legge in esame aumenterebbero la specificità richiesta delle memorie e frenerebbero l’uso abusivo delle lettere di richiesta. Se adeguatamente elaborate, entrambe le misure potrebbero migliorare la trasparenza del sistema e contribuire a ridurre le attività predatorie.
Una disposizione giustamente abbandonata dalla considerazione del disegno di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti riguarda il rendere permanente la procedura transitoria del metodo commerciale coperto (CBM) recentemente promulgata ed espanderla per includere qualsiasi invenzione implementata dal computer (software). Poiché la procedura CBM originale ha solo circa un anno, espanderla ora, con tutti gli altri cambiamenti significativi promulgati di recente e con altri che probabilmente saranno promulgati, potrebbe avere serie conseguenze deleterie. Inoltre, fornire più incertezza nelle tecnologie emergenti delle invenzioni implementate al computer renderà più difficile per le piccole imprese in questo ambiente competitivo assicurarsi i finanziamenti.
Mentre la paura dei troll ha spinto i legislatori ad affrontare alcuni dei problemi del sistema dei brevetti USA così come esiste attualmente, alla fine della giornata, i legislatori devono concentrare giudiziosamente la loro attenzione sul potenziale di abuso non solo dei cosiddetti troll, ma di chiunque. Rendere il sistema dei brevetti statunitense più equo e trasparente gioverà all’economia degli Stati Uniti, stimolerà la creazione di posti di lavoro e l’innovazione per creare nuove invenzioni che migliorino la condizione umana.