april 2014
Door Robert L. Stoll, Partner, Drinker Biddle & Reath LLP, Washington, VS en voormalig USPTO-Commissaris voor Octrooien
Trollen in de overlevering waren lelijke wezens die onder bruggen leefden, reizigers lieten betalen om veilig woelige wateren over te steken en dreigden met schade aan degenen die weigerden te betalen. Trollen en hun geestverwanten hebben generaties lang in de nachtmerries van onze kinderen rondgespookt. Maar in 1999 begon een advocaat van Intel Corporation, Peter Detkin, de term te gebruiken om bedrijven zonder producten te beschrijven die, naar zijn mening, ongegronde octrooiprocedures hadden aangespannen.
hete discussies in de VS, naarmate de tegeldemaking van octrooien
over de hele wereld blijft toenemen, zullen deze kwesties waarschijnlijk
meer op de voorgrond treden in andere jurisdicties. (Foto: .com/clipartdotcom).
De term heeft sindsdien aan populariteit gewonnen en wordt nu algemeen gebruikt om de activiteiten van non-practicing entities (NPE’s) of patent assertion entities (PAE’s) aan te duiden. Het feit dat de heer Detkin later medeoprichter werd van Intellectual Ventures – alom beschouwd als een archetypische moderne octrooitrol – heeft binnen de IE-gemeenschap tot een glimlach op het gezicht geleid. Misschien is onze collectieve onderbewuste kinderangst voor de originele trol wel een van de redenen waarom het voor de media, onze verkozen leiders en zelfs sommige slimme CEO’s gemakkelijk is om moderne trollen te belasteren voor alles wat ze doen. Ik denk dat de heer Detkin de dag betreurt waarop hij de term begon te gebruiken.
Hoewel dit artikel zich concentreert op de ervaringen in de VS, bestaan octrooigeschillen die worden toegeschreven aan NPE’s reeds in andere jurisdicties. Duitsland, bijvoorbeeld, is een voorkeurslocatie in Europa voor NPE’s. Eerder dit jaar heeft de Republiek Korea haar wetten gewijzigd om lokale technologiebedrijven te beschermen tegen NPE’s die daar een groot technologiebedrijf meerdere keren voor de rechter hadden gedaagd. Naarmate het te gelde maken van octrooien wereldwijd toeneemt, zal het niet lang duren voordat deze kwesties ook in veel andere rechtsgebieden aan de orde zullen komen.
Wat is een troll? De meesten zullen het ermee eens zijn dat bedrijven die geen producten maken en die als functie hebben octrooien op te kopen om deze tegen anderen te gebruiken, in die categorie vallen. Maar er lijken evenveel permutaties op deze basisformulering te zijn als er bedrijven zijn. Hoe zit het met grote productiebedrijven die divisies hebben die octrooiportefeuilles opkopen met het doel deze te doen gelden? Hoe zit het met bedrijven die hun ongebruikte octrooiportefeuille overdragen aan een volledige of gedeeltelijke dochteronderneming die deze octrooien handhaaft? Hoe zit het met bedrijven die portefeuilles opkopen voor defensieve doeleinden en bedrijven dwingen zich aan te sluiten voor bescherming? Hoe zit het met universiteiten? Die maken geen producten. De meesten zouden zeggen dat universiteiten niet in de categorie passen omdat zij licenties verlenen aan bedrijven die de producten maken waarop hun octrooien betrekking hebben. Maar wat als de universiteit haar octrooien verkoopt aan een NPE met een afspraak om in de winst te delen?
Zoals het voorgaande suggereert, is het erg moeilijk om een trol te definiëren. Sommigen beweren zelfs dat Thomas Edison, een van de meest productieve uitvinders in de VS, een vroege troll was, die licenties zocht voor octrooien die hij niet van plan was te vervaardigen.
Het te gelde maken van octrooien op de markt kan innovatie stimuleren en economische groei en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen. Veel uitvinders vinden het gewoon leuk om iets uit te vinden. Sommigen hebben er geen belang bij iets te vervaardigen, maar gaan liever terug naar het lab om op jacht te gaan naar de volgende nieuwe doorbraak. Bij trollen hebben uitvinders en anderen op de secundaire markt een koper die bereid is te betalen voor waardevolle octrooien: een entiteit die hen zal helpen de vruchten van hun inspanningen te plukken. Algemeen wordt erkend dat octrooien eigendom zijn en, net als elk ander eigendom, vrij kunnen worden gekocht en verkocht, zolang er geen antitrustkwesties zijn.
Tot het begin van het trolletijdperk hadden kleine uitvinders, schuldeisers in failliete bedrijven met grote octrooiportefeuilles en bedrijven met veel octrooien in technologieën die zij niet langer van plan waren te gebruiken, weinig opties om deze te gelde te maken. In sommige gevallen weigerden grote bedrijven deze activa te kopen of er een licentie voor te verlenen, waarbij ze de gok waagden dat ze konden doorgaan met inbreuken omdat de kosten van het doen gelden van octrooien het vermogen van de eigenaren om hun rechten af te dwingen in de weg stonden. Geconfronteerd met dure handhaving en beperkte secundaire markten, kozen sommigen in de financiële dienstensector en in de opkomende technologiesector die niet vertrouwd waren met de octrooiwereld ervoor om niet in de octrooizandbak te spelen.
Het evoluerende gebruik van octrooien door trollen vereiste nieuwe strategieën en nieuwe bedrijfsplannen voor veel machtige bedrijven. De verstoring die is veroorzaakt door onrechtmatig procesgedrag in de bedrijfswereld heeft onzekerheid en angst teweeggebracht. Waar we gewoonlijk innovatie toejuichen, zowel in de wetenschappelijke arena als in de creatie van rijkdom in de uitdagende wereld van de geldmarkten, heeft de opkomst van de trol velen doen huilen! Wat is het probleem? Er zijn er veel!
De kwaliteit van de octrooien die worden aangevraagd is een veelgehoorde klacht. Maar al te vaak gebruiken eisers octrooien van lage kwaliteit om schikkingen af te persen van kleine bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven om zich tijdens een rechtszaak te verdedigen, of zij vragen licentievergoedingen van grote bedrijven die eenvoudigweg de kostbare en tijdrovende zaak willen laten verdwijnen.
De kosten van het procederen tegen de ongeldigheid en/of niet-inbreuk van een octrooiaanspraak die tegen een klein bedrijf in de VS is ingediend, kunnen het failliet doen gaan, en angst in het hart doen slaan van een CEO die net aan een zakelijke onderneming is begonnen. In paniek raken veel kleine bedrijven, waarvan de meerderheid geen octrooigemachtigde in huis heeft, gedwongen tot regelingen die hun groeimogelijkheden aanzienlijk verzwakken. De juridische kosten om zich tegen dergelijke acties te verdedigen kunnen verwoestend zijn.
Onverzorgde eigenaars van mam-and-pop winkels in de hele VS ontvangen vage legalistische aanmaningsbrieven waarin wordt beweerd dat inbreuk wordt gemaakt op het gebruik van gewone kantoorapparatuur zoals kopieermachines, scanners, technologie voor het traceren van zendingen of basis-WiFi. Het gaat om eindgebruikers die op legitieme wijze apparatuur van bekende fabrikanten hebben gekocht. Duizenden van hen worden echter door NPE’s aangeklaagd voor kleine bedragen – aanmaningen voor licentievergoedingen van slechts 1000 US$ zijn gebruikelijk – als onderdeel van een strategie om de middelen op te bouwen om op een later tijdstip de meer bemiddelde fabrikant aan te vallen.
Het is goed voor innovatieve bedrijven om te weten met wie zij te maken hebben en om een grondig begrip te hebben van de omgeving waarin zij opereren, maar aanklagers dragen octrooibelangen vaak over aan lege vennootschappen. Dit maskeert in feite de eigendom van een bepaald recht en verhindert potentiële licentienemers te weten of zij rechten hebben op alle octrooien in gemeenschappelijk bezit die betrekking hebben op het product dat zij wensen te produceren. Zonder te weten wie de werkelijke belanghebbende is, is een licentienemer kwetsbaar voor herhaalde aanvallen van dezelfde moederentiteit.
Oplossingen
De hierboven geschetste soorten problemen die in het huidige octrooistelsel bestaan, zijn reëel. Zij vormen belemmeringen voor verdere innovatie en het scheppen van werkgelegenheid. Om ze op te lossen is echter geen allesomvattende definitie van een troll nodig. Vrouwe Justitia is geblinddoekt voor een doel. Het recht in de VS moet objectief worden toegepast, ongeacht wie voor de rechter verschijnt. Zo ook bij het omgaan met trol-achtig gedrag. Niet de identiteit van de actor moet worden beoordeeld, maar het karakter van de actie. We moeten ervoor zorgen dat lichtzinnige, roofzuchtige acties worden bestraft en we moeten het soort misbruiktactieken voorkomen waarvan we de laatste tijd getuige zijn geweest en die onze innovatieve cultuur schaden.
De America Invents Act van 2011 heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet door te voorzien in verschillende snellere en minder dure procedures voor het verwijderen van ten onrechte verleende octrooien uit het systeem. Deze omvatten:
- Inter Partes Review waarmee een derde partij een verleend octrooi kan aanvechten op basis van eerdere stand van de techniek;
- Post grant review waarmee elk first-to-file-octrooi op elke statutaire grond kan worden aangevochten binnen de eerste negen maanden na de uitgifte van het octrooi; en
- De onlangs vastgestelde Transitional Covered Business Methods-procedure waarmee een niet-technisch octrooi op financiële diensten of producten op elke grond kan worden aangevochten.
Hoewel deze procedures nieuw zijn en het enige tijd zal duren om hun volledige effect op het octrooisysteem te evalueren, zijn zij een relatief goedkope manier om octrooien aan te vechten die nooit door het USPTO hadden mogen worden uitgegeven en om zo het gebruik ervan in een lichtzinnige rechtszaak te beperken.
De meest effectieve manier om al te brede en kwalitatief slechte octrooien te verwijderen en om roofzuchtige activiteiten te verminderen, is ervoor te zorgen dat slechte octrooien in de eerste plaats niet worden uitgegeven. Trollen geven hun eigen octrooien niet uit! Het USPTO is een agentschap dat wordt gefinancierd door de vergoedingen die aanvragers betalen voor het onderzoeken van hun aanvragen en toch heeft het Congres jarenlang deze gelden aan het agentschap onttrokken. Zonder deze fondsen is het USPTO verlamd. Het is niet in staat om alle beschikbare databanken van stand van de techniek aan te schaffen die nodig zijn om nauwkeurig te zoeken in materiaal uit het publieke domein en het is niet in staat om zijn octrooionderzoekers de tijd te geven die zij nodig hebben om de aanvragen die zij ontvangen naar behoren te onderzoeken. Daar komt nog bij dat het eerste slachtoffer van ontoereikende financiering de opleiding is. Als gevolg daarvan worden onderzoekers niet opgeleid om zich te concentreren op het verzekeren van ontsluitende onthullingen en goed afgebakende conclusies. Dit leidt op zijn beurt tot grotere onzekerheid en meer onnodige rechtszaken.
Gedreven door de misplaatste aandacht voor trollen, richten het Amerikaanse Congres en de Amerikaanse regering zich opnieuw op octrooihervormingen waarvan ze hopen dat ze misbruik verder zullen beteugelen, ongeacht de definitie van de actor. Het Huis van Afgevaardigden van de VS heeft, waarschijnlijk in de meest gepolariseerde tijden, wetgeving voor octrooihervorming aangenomen en wacht nu op actie van de Senaat van de VS. Een aantal van de huidige discussies gaat over de kwestie van de “werkelijke belanghebbende” en de wetgevers proberen manieren te vinden om octrooihouders te identificeren zonder de vereisten al te omslachtig te maken. Andere voorstellen hebben betrekking op een vorm van “de verliezer betaalt”-bepaling waarbij lichtzinnige rechtszaken worden ontmoedigd door te eisen dat de verliezer de advocatenhonoraria van beide partijen betaalt. Idealiter zullen de bepalingen de huidige normen voor de toekenning van advocatenhonoraria versoepelen, maar de rechtbanken, die het dichtst bij de procedure staan, enige beoordelingsvrijheid geven en de Judicial Conference in staat stellen voorschriften te ontwikkelen.
Nog andere delen van het onderhavige wetsontwerp zouden de vereiste specificiteit van pleidooien vergroten en het oneigenlijk gebruik van aanmaningen aan banden leggen. Een bepaling die terecht buiten beschouwing is gelaten in het wetsontwerp dat door het Huis van Afgevaardigden van de VS is aangenomen, heeft betrekking op het permanent maken van de onlangs ingevoerde overgangsprocedure voor de gedekte bedrijfsmethode (CBM) en de uitbreiding daarvan tot alle in computers geïmplementeerde (software-) uitvindingen. Aangezien de oorspronkelijke CBM-procedure pas ongeveer een jaar oud is, zou een uitbreiding ervan nu, met alle andere belangrijke wijzigingen die onlangs zijn ingevoerd en waarvan er waarschijnlijk nog meer zullen worden ingevoerd, ernstige nadelige gevolgen kunnen hebben. Bovendien zal het verschaffen van meer onzekerheid in de opkomende technologieën van in computers geïmplementeerde uitvindingen het moeilijker maken voor kleine bedrijven in deze concurrerende omgeving om financiering te verkrijgen.
Hoewel de angst voor trollen wetgevers ertoe heeft aangezet om enkele van de problemen van het octrooistelsel van de VS zoals het momenteel bestaat aan te pakken, moeten wetgevers uiteindelijk hun aandacht oordeelkundig richten op het potentieel voor misbruik, niet alleen door zogenaamde trollen, maar door iedereen. Het Amerikaanse octrooistelsel eerlijker en transparanter maken zal de Amerikaanse economie ten goede komen, het scheppen van banen stimuleren en innovatie aanwakkeren om nieuwe uitvindingen te doen die de menselijke conditie verbeteren.