april 2014
av Robert L. Stoll, partner, Drinker Biddle & Reath LLP, Washington, USA och tidigare USPTO-kommissionär för patent
Trolls of lore var fula varelser som bodde under broar, krävde avgifter av resenärer för att de skulle kunna ta sig över ett forsande vatten och hotade med att skada dem som vägrade att betala. Troll och deras besläktade andar har hemsökt våra barns mardrömmar i generationer. Men 1999 började en advokat vid Intel Corporation, Peter Detkin, använda termen för att beskriva företag som inte hade några produkter och som väckte vad han ansåg vara ogrundade patentmål.
upphettad debatt i USA, är det troligt att dessa frågor kommer att bli mer
framträdande i andra jurisdiktioner i takt med att patentens monetarisering fortsätter att öka runt om i världen. (Foto: .com/clipartdotcom).
Uttrycket har sedan dess vunnit spridning och används nu i stor utsträckning för att karakterisera den verksamhet som bedrivs av icke-praktiserande enheter (non-practicing entities, NPEs) eller patent assertion entities (PAEs). Det faktum att Detkin sedan var med och grundade Intellectual Ventures – som allmänt uppfattas som ett arketypiskt modernt patenttroll – har fått många att skrattar snett inom den immaterialrättsliga världen. Kanske är vår kollektiva undermedvetna barndomsskräck för det ursprungliga trollet en av anledningarna till att det är lätt för medierna, våra valda ledare och till och med en del smarta vd:ar att förtala moderna troll för allt de gör. Jag antar att Mr Detkin ångrar den dag han började använda termen.
Den här artikeln fokuserar på erfarenheterna i USA, men problem med patenttvister som tillskrivs NPE:s förekommer redan i andra jurisdiktioner. Tyskland, till exempel, är en föredragen plats i Europa för NPEs. Tidigare i år ändrade Republiken Korea sina lagar för att skydda lokala teknikföretag från NPE:s som hade stämt ett stort teknikföretag där flera gånger. I takt med att patentens monetarisering fortsätter att öka runt om i världen kommer det inte att dröja länge innan dessa frågor får fotfäste i många andra jurisdiktioner.
Vad definierar ett troll? De flesta skulle hålla med om att företag som inte tillverkar produkter och vars funktion är att köpa upp patent för att hävda dem mot andra skulle ingå i den kategorin. Men det verkar finnas lika många permutationer till denna grundläggande formulering som det finns företag. Hur är det med stora tillverkningsföretag som har avdelningar som köper patentportföljer i syfte att hävda dem? Hur är det med företag som avknoppar sin oanvända patentportfölj till ett hel- eller delägt dotterbolag som hävdar dessa patent? Hur är det med företag som köper upp portföljer i defensivt syfte och tvingar företag att ansluta sig för att få skydd? Hur är det med universiteten? De tillverkar inga produkter. De flesta skulle säga att universiteten inte passar in i kategorin eftersom de licensierar till företag som tillverkar de produkter som omfattas av deras patent. Men vad händer om universitetet säljer sina patent till en icke-patentutövare med ett avtal om att dela på vinsten?
Som framgår av ovanstående är det mycket svårt att definiera ett troll. Vissa skulle till och med hävda att Thomas Edison, en av USA:s mest produktiva uppfinnare, var en tidig troll, som sökte licenser för patent som han inte planerade att tillverka.
Den monetära användningen av patent på marknaden kan stimulera innovation och driva på den ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetstillfällen. Många uppfinnare tycker bara om att uppfinna. Vissa har inget intresse av att tillverka något utan föredrar att gå tillbaka till labbet och jaga nästa nya genombrott. Med troll har uppfinnare och andra på andrahandsmarknaden en köpare som är villig att betala för värdefulla patent: en enhet som hjälper dem att skörda frukterna av sina ansträngningar. Det är allmänt erkänt att patent är egendom och att de, liksom all annan egendom, fritt kan köpas och säljas, så länge det inte finns några antitrustproblem.
Intill början av troll-eran hade små uppfinnare, fordringsägare i konkursdrabbade företag med stora patentportföljer och företag med många patent på tekniker som de inte längre planerade att använda, få alternativ för att tjäna pengar på dem. I vissa fall vägrade stora företag att köpa eller licensiera dessa tillgångar och chansade på att de skulle kunna fortsätta att göra intrång eftersom kostnaderna för att hävda patenten hindrade ägarna från att hävda sina rättigheter. Inför den dyra verkställigheten och de begränsade sekundära marknaderna valde vissa inom finansbranschen och den framväxande tekniksektorn som inte var bekanta med patentvärlden att inte leka i patentsandlådan.
Den framväxande användningen av patent av troll krävde nya strategier och nya affärsplaner för många mäktiga företag. Den störning som orsakats av ett missbrukande beteende vid tvister i företagsvärlden har skapat osäkerhet och rädsla. Medan vi vanligtvis applåderar innovation både på den vetenskapliga arenan och när det gäller att skapa rikedomar i penningmarknadens utmanande värld, har trollens framväxt fått många att ropa på orättvisa!
Vad är problemet? Det finns många!
Kvaliteten på de patent som hävdas har blivit ett vanligt klagomål. Alltför ofta använder käranden patent av låg kvalitet för att tvinga fram förlikningar från små företag som inte har råd att försvara sig i en rättegång, eller så söker de licensavgifter från stora företag som helt enkelt vill få det kostsamma och tidskrävande fallet att försvinna.
Kostnaderna för att föra talan om ogiltighet och/eller icke-intrång i ett patentkrav som görs gällande mot ett litet företag i USA kan försätta det i konkurs, vilket gör att en verkställande direktör som just inleder en affärsverksamhet får ett fruktanväckande slag i hjärtat. Många små företag, av vilka majoriteten inte har någon intern patentrådgivare, tvingas i panik till arrangemang som avsevärt försvagar deras förmåga att växa. De juridiska kostnaderna för att försvara sig mot sådana åtgärder kan vara förödande.
Oförsiktiga ägare till småbutiker runt om i USA får vaga legalistiska kravbrev där de påstår att de gör intrång i vanlig kontorsutrustning, t.ex. kopieringsmaskiner, skannrar, teknik för spårning av försändelser eller grundläggande WiFi. Dessa är slutanvändare som lagligt har köpt utrustning från välkända tillverkare. Tusentals av dem stäms dock av NPE:s för små belopp – kravbrev om licensavgifter på så lite som 1 000 US-dollar är vanliga – som en del av en strategi för att bygga upp medel för att senare angripa den mer välbeställda tillverkaren.
Det är bra för innovativa företag att veta vem de har att göra med och att ha en grundlig förståelse för den miljö som de verkar i, men käranden överlåter ofta patentintressen till skalbolag. Detta maskerar i själva verket äganderätten till en viss rättighet och hindrar potentiella licenstagare från att veta om de har rätt till alla gemensamt ägda patent som täcker den produkt som de vill tillverka. Utan att känna till den verkliga intressenten är en licenstagare sårbar för upprepade attacker från samma moderbolag.
Lösningar
De typer av problem som beskrivs ovan och som finns i det nuvarande patentsystemet är verkliga. De utgör hinder för ytterligare innovation och skapande av arbetstillfällen. För att åtgärda dem krävs dock inte en omfattande definition av ett troll. Lady Justice har ögonbindel för ett syfte. Rättvisan i USA bör skipas på ett objektivt sätt, oavsett vem som uppträder i domstolen. Så även när det gäller trollliknande beteende. Det är inte aktörens identitet som behöver utvärderas, utan handlingens karaktär. Vi måste se till att oseriösa, rovgiriga handlingar bestraffas och vi måste förhindra den typ av missbrukstaktik som vittnats om på senare tid och som skadar vår innovationskultur.
Den amerikanska lagen om innovationer (America Invents Act) från 2011 tog ett betydande steg framåt genom att tillhandahålla flera snabbare och mindre kostsamma förfaranden för att avlägsna otillbörligt beviljade patent från systemet. Dessa omfattar:
- Inter Partes-granskning som gör det möjligt för en tredje part att ifrågasätta ett beviljat patent på grundval av tidigare tidigare teknik;
- Post grant review som gör det möjligt att ifrågasätta alla patent som först lämnas in på alla lagstadgade grunder inom de första nio månaderna efter det att patentet utfärdats; och
- Det nyligen antagna förfarandet för övergångsförfaranden för täckta affärsverksamhetsmetoder (Transitional Covered Business Methods) som gör det möjligt att ifrågasätta ett patent på alla grunder för ett icke-tekniskt patent för finansiella tjänster eller produkter.
Men även om dessa förfaranden är nya och det kommer att ta tid att utvärdera deras fulla inverkan på patentsystemet, är de ett relativt billigt sätt att ifrågasätta patent som aldrig borde ha utfärdats av USPTO och därmed begränsa deras användning i en oseriös rättsprocess.
Det effektivaste sättet att avlägsna alltför breda patent av dålig kvalitet och minska rovdjursverksamhet är att se till att dåliga patent inte utfärdas överhuvudtaget. Trolls utfärdar inte sina egna patent! USPTO är ett organ som finansieras av de avgifter som de sökande betalar för granskning av sina ansökningar, och ändå har kongressen i åratal avlett dessa medel från organet. Utan dessa medel är USPTO lamslaget. Det kan inte förvärva alla tillgängliga databaser med tidigare teknik som behövs för att noggrant söka i offentligt material och det kan inte ge sina patentgranskare den tid de behöver för att korrekt granska de ansökningar som de får in. Det första offret för den otillräckliga finansieringen är dessutom utbildningen. Som en följd av detta är granskarna inte utbildade för att kunna fokusera på att säkerställa att det finns upplysningar som gör det möjligt att lämna ut patent och att patentkraven är väl avgränsade. Detta leder i sin tur till större osäkerhet och fler onödiga tvister.
Med anledning av det missriktade fokuset på troll fokuserar den amerikanska kongressen och den amerikanska administrationen återigen på en patentreform som de hoppas kommer att ytterligare stävja missbrukande metoder, oberoende av aktörens definition. Det amerikanska representanthuset har, i den kanske mest polariserade av tider, antagit en patentreformlagstiftning och väntar nu på åtgärder från den amerikanska senaten. Ett antal av de pågående diskussionerna tar upp frågan om verklig part i intresset och lagstiftarna försöker hitta sätt att identifiera patentinnehavare utan att göra kraven alltför betungande. Andra förslag rör en form av ”förlorare betalar”-bestämmelse där oseriösa stämningar motverkas genom att man kräver att förloraren skall betala båda parters advokatkostnader. I idealfallet kommer bestämmelserna att underlätta de nuvarande normerna för tilldelning av advokatarvoden, men kommer att ge domstolarna, som är närmast förfarandena, ett visst utrymme för bedömning av situationen och kommer att göra det möjligt för Judicial Conference att utarbeta bestämmelser.
Som sagt, andra delar av det aktuella lagförslaget skulle öka kraven på specificitet i inlagor och stävja missbruket av kravbrev. Om båda åtgärderna utformas på rätt sätt kan de förbättra systemets öppenhet och bidra till att minska rovdrift.
En bestämmelse som med rätta inte längre beaktas i det lagförslag som antagits av det amerikanska representanthuset avser att göra det nyligen antagna övergångsförfarandet för täckta affärsmetoder (CBM) permanent och att utvidga det till att omfatta alla datorimplementerade uppfinningar (programvaror). Eftersom det ursprungliga CBM-förfarandet bara är ungefär ett år gammalt kan en utvidgning av det nu, med alla andra betydande ändringar som nyligen antagits och som sannolikt kommer att antas, få allvarliga negativa konsekvenser. Dessutom kommer det att bli svårare för småföretag i denna konkurrensutsatta miljö att säkra finansiering om man ger mer osäkerhet om den framväxande tekniken för datorrelaterade uppfinningar.
Och även om rädslan för troll har fått lagstiftarna att ta itu med en del av problemen med det amerikanska patentsystemet i dess nuvarande form, måste lagstiftarna i slutändan på ett omdömesgillt sätt fokusera sin uppmärksamhet på potentialen för missbruk, inte bara av så kallade troll, utan av vem som helst. Att göra det amerikanska patentsystemet mer rättvist och öppet kommer att gynna den amerikanska ekonomin, öka skapandet av arbetstillfällen och stimulera innovation för att skapa nya uppfinningar som förbättrar människans villkor.